香港法院是否有权对香港公司在内地的知识产权侵犯行为发出禁制令?

2025-12-12

背景

本案的原告人是Dr Murrary Colin Clarke及其成立的公司Biozeal LLC。Dr Clarke是美国的一名知名儿科医生。自1996年，他推出了一系列名为 “CHILDLIFE” (中文品牌为「童年时光」) 的儿童营养及保健产品，并以一心型图案 (下称「心型图案」) 作为「童年时光」产品的商标。此产品推出后广受欢迎，并在全球市场有以数亿美元计的年度销售额。

在2010到2021年期间，一位姓卢的先生接触原告方，并向原告方自荐成为「童年时光」产品在中国内地地区之销售代理。经协商，原告方在2010年4月1日通过协议委任了一家与卢先生关联的公司，Asambly Chemicals Co., Ltd，作为原告方「童年时光」产品在内地市场的销售代理。在卢先生的促使下，在2012年，此销售代理权其后由另一与卢先生及其太太关联，名为Nanjing TNSG Biotech Co., Limited (“TNSG”) 的公司承接。其后分别在2013及2018年 ，TNSG的销售代理权通过协议延续。另于2018年，TNSG要求原告方授权TNSG之香港子公司，即本案的第一被告人 (Nature’s Story Company Limited) 在天猫及京东平台，成立及经营「童年时光」的旗舰店，此授权其后转让予本案的第二被告人 (Pelican Hills Company Limited)，另一由卢先生太太控制的香港公司。

于2021年3月，原告方单方面终止了TNSG的销售代理权，其中的主要原因是原告方发现了TNSG在原告方不知情的情况下，在不同的期间在中国内地广泛地注册了不同的“CHILDLIFE”、「童年时光」及心型图案商标。其中的一个 “CHILDLIFE” 商标及一个「童年时光」商标更早在2010年4月20日，即原告方与卢先生一方签订第一份销售代理协议的约两星期内，由TNSG提交申请注册。在TNSG的销售代理权在2021年3月被原告方终止后，原告方发现，被告方仍然在天猫及京东平台经营「童年时光」旗舰店，被告方在旗舰店销售一名为 “INNE” 的儿童营养及保健产品并声称，“INNE”为「童年时光」产品的升级产品，而当中被告方亦在天猫及京东旗舰店展示了原告方的「童年时光」产品介绍。

于2021年7月，原告方正式向被告方在香港高等法院发起诉讼，并向法院申请临时禁制令 (即在正审判决发出前生效的禁制令)，以禁制被告方以 “CHILDLIFE”、「童年时光」及心型图案商标名义在包括天猫及京东等平台销售儿童营养及保健产品。

法庭就临时禁制令的判决

在此案中，审理此案的法官在考虑此案的证据后决定向被告方发出临时禁制令，并禁制被告方在正审判决前，不可以 “ChildLife”、「童年时光」及心型图案商标名义在包括天猫及京东等平台销售儿童营养及保健产品。

本案原告方主要是基于普通法下的「假冒」(passing off) 的诉讼因由，向被告方作出声讨。木案法官特别同意原告方的论点，并认为被告方的行为，会误导公众及消费者，使其误以为被告方的产品，包括INNE产品，确实为原告方的「童年时光」产品或升级版本产品。法官亦特别考虑倘若他不予发出临时禁制令，而被告方的INNE产品有任何质量问题，将对原告人的声誉构成不可修补的影响，因此法院必须及时作出禁制令，以即时制止此等对原告方可能受到的影响。

此案中，被告方的主要抗辩理由是被告方是「童年时光」商标的在先注册人，及通过被告方长久在内地使用及推广「童年时光」产品，被告方已成为「童年时光」商标在内地的拥有人。但法院不认同被告方的论点，并认为被告方在内地的「童年时光」是恶意及不诚实抢注原告方的在先权利及原告方可对被告方在内地注册的商标提出撤销申请。

本案当中具意义的问题是，香港法院是否有管辖权就知识产权侵犯行为，发出具有域外 (此包括中国内地) 效力的禁制令。 法院考虑到根据普通法下的「双重可诉性规则」，只要原告人能够证明被告人的假冒活动在有关域外地区也可构成侵权及可被提出诉讼，并且法院对被告人拥有属人司法管辖权（此通过证明被告人是香港居民或在香港注册成立的公司），香港法院就有权发出禁制令，禁止被告人继续在有关域外 (此包括中国内地) 进行假冒活动。此案中，法院特别考虑了原告中国内地法律专家证人，北京大学易教授的专家供词，并信纳此案被告方的行为，同样可构成中国内地《反不正当竞争法》第2, 6 及8条下的侵权行为。因在中港两地被告方的行为同样可被控诉为侵权行为，香港法院在此案享有司法管辖权，对被告方的行为发出禁制令。

在临时禁制令的判决后案件的发展

在临时禁制令发出后，被告方向法院就临时禁制令的判决申请了上诉许可。被告方其主要上诉理据是，虽然被告方不争议「双重可诉性规则」适用于香港，但被告方指该规则须有一例外情况，即当侵权行为的判定涉及域外商标注册是否有效的问题时，香港法院不应对该判定享有司法管辖权。被告方指出，因在本案，被告方的行为是否构成侵权取决于被告方「童年时光」于内地的在先商标注册是否有效，因此香港法院不应享有司法管辖权，对被告方在内地作出的行为发出禁制令。

香港高等法院虽然不认为被告方的上述理据有足够胜算，但认为此具指导性的问题应容许交予更高级的上诉法院作考虑，法院批淮了上诉许可，但在等待上诉判决期间，临时禁制令维持生效。

由于此案的上诉判决对日后香港法院如何处理中港跨境知识产权侵权案件具指导性作用，德恒香港知识产权部将密切留意案件的发展及适时向大家汇报。顺祝安好!

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