从证监会反馈意见看拟IPO企业知识产权法律尽职调查要点

2019-09-10

“插座一哥”公牛集团IPO前夕陷专利诉讼被索赔十亿,冲击IPO遭阻，这一天价专利纠纷为各大企业敲响了警钟，亦引发资本市场各方对IPO企业知识产权风险的高度重视。事实上，已有多家拟上市公司因专利、商标等知识产权纠纷而导致企业IPO进程受阻，如“共享单车第一股永安行专利诉讼”“苏州恒久事件”、“新大新材专利诉讼”、“乔丹体育商标纠纷”等。知识产权是拟上市公司的重要竞争力及资产，其权属的独立性、完整性、是否存在瑕疵或潜在纠纷、是否存在重大不利变化风险等是律师在核查工作中的重点关注问题之一，亦是证监会审核中重点关注问题之一。本文通过梳理证监会对IPO企业关于知识产权方面的反馈意见，并结合笔者以往法律尽职调查服务的项目经验，总结了知识产权法律尽职调查工作时需要注意的若干要点，希望对各位有所助益。

一、IPO关于知识产权的主要规定

（一）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号―招股说明书》（2015年修订）

第四十五条 发行人应列表披露与其业务相关的主要固定资产及无形资产，主要包括:（二）商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等主要无形资产的数量、取得方式和时间、使用情况、使用期限或保护期、最近一期末账面价值,以及上述资产对发行人生产经营的重要程度。

发行人允许他人使用自己所有的资产，或作为被许可方使用他人资产的,应简要披露许可合同的主要内容,包括许可人、被许可人、许可使用的具体资产内容、许可方式、许可年限、许可使用费等,以及合同履行情况。若发行人所有或使用的资产存在纠纷或潜在纠纷的，应明确说明。

（二）《首次公开发行股票并上市管理办法》（2018年修订）

第十条 发行人的主要资产不存在重大权属纠纷；

第二十六条 发行人应当符合下列条件:(四)最近一期末无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例不高于20%；

第三十条 发行人不得有下列影响持续盈利能力的情形:（五）发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险。

（三）《首发业务若干问题解答》

问题13、对于发行人的诉讼或仲裁事项,应如何进行核查和信息披露?

（4）涉及主要产品、核心商标、专利、技术等方面的诉讼或仲裁可能对发行人生产经营造成重大影响,或者诉讼或仲裁有可能导致发行人实际控制人变更,或者其他可能导致发行人不符合发行条件的情形,保荐机构和发行人律师应在提出明确依据的基础上,充分论证该等诉讼、仲裁事项是否构成首发的法律障碍并审慎发表意见。

问题15、对于发行人是否存在影响持续经营能力的重要情形,中介机构应当从哪几个方面进行核查和判断?

（9）对发行人业务经营或收入实现有重大影响的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术存在重大纠纷或诉讼,已经或者未来将对发行人财务状况或经营成果产生重大影响。

二、证监会审核时对知识产权方面的关注事项

通过对证监会审核案例的反馈分析，在审核IPO企业时，证监会对知识产权关注的主要问题有：

（1）知识产权的取得方式、法律状态及应用情况，是否存在权利提前终止、宣布无效等异常情况；知识产权的来源和取得过程是否符合相关法律法规的规定；

（2）控股股东和实际控制人控制的企业、发行人实际控制人及其关系密切的近亲属等关联方是否拥有、使用与发行人业务相关的商标或专利，是否影响发行人商标等资产的独立性；与发行人业务相关的商标、专利等知识产权是否均已实际纳入发行人；

（3）知识产权的转让方、转让时间、转让价格及定价公允性,转让时是否存在权利上的限制或约束。转让方与发行人及其控股股东、实际控制人、董监高、其他核心人员以及本次发行中介机构及签字人员,是否存在关联关系或其他利益关系；

（4）发行人是否存在合作开发的情况，若存在则应说明研发协议，包括合作专利的开发背景、研发人员聘用、研发费用投入、研发成果归属等约定，说明目前进展情况及对发行人技术的影响；

（5）是否存在商标、专利等知识产权许可第三方使用，若存在许可第三方使用的原因、背景及合理性；《许可协议》的主要内容；商标许可使用费及其确定依据,是否公允；该等许可是否在商标局等主管部门备案；被许可方与发行人及其关联方是否存在关联关系，是否存在共同的客户或供应商或者可能导致利益输送的其他情形；

（6）核心技术对第三方是否存在依赖，如果该等许可使用授权被终止对发行人的具体影响；发行人核心技术是否存在被近年国际、国内市场上其他技术替代、淘汰的风险；

（7）发行人核心技术是否存在侵权的情形；发行人是否存在知识产权方面的尚未了结的诉讼与潜在诉讼情况，如有，应进一步披露该等诉讼与潜在诉讼对于发行人持续经营能力的影响，包括但不限于涉及专利和诉讼专利的产品及其销售收入、净利润金额及其占比情况；是否存在其他第三方侵犯发行人知识产权的情形及应对措施；

（9）发行人是否存在对核心技术人员的依赖，是否与其他机构或研发人员存在纠纷及潜在纠纷；说明专利、核心技术是否涉及相关技术人员在原单位的职务成果,技术人员是否违反竞业禁止的有关规定，是否存在违反保密协议的情形,是否可能导致发行人的技术存在纠纷及潜在纠纷；

（10）发行知识产权质押是否办理质押登记手续，未办理质押登记手续的原因、是否符合双方合同约定,发行人是否因此承担法律责任；质押知识产权对发行人生产经营的重要程度，所担保债权的情况、是否存在逾期无法偿还导致质押权被实现的风险，知识产权质押是否对发行人生产经营造成不利影响；

（11）发行人商誉是否属于无形资产，占比是否符合《首次公开发行股票并上市管理办法》的相关规定；

（12）发行人是否制定了保护知识产权、防范技术泄密的内部制度及其执行情况。

三、对IPO企业知识产权法律尽职调查相关事项

（一）知识产权法律尽调的查验事项

律师在从事IPO企业知识产权核查时，通常应当查验发行人拥有的商标、专利、著作权、特许经营权等知识产权的情况，具体查验内容包括:

1.发行人拥有的商标、专利、著作权、特许经营权等无形资产情况，发行人是否合法拥有上述知识产权；发行人是否存在与第三方共有上述知识产权的情形,是否存在涉及职务发明或者职务作品的情形;

2.发行人取得上述知识产权的方式是否合法。如为购买取得的，发行人是否已经与权利人就上述无形资产的取得签订相关协议,并支付相应的价款；

3.发行人上述知识产权的权利期限情况,发行人取得上述知识产权的审批、登记或者注册是否仍在有效期内，发行人是否为保持拥有上述知识产权足额缴纳相关的审批、登记或者注册费用；

4.发行人上述知识产权是否存在质押、优先权等第三方权利，是否存在被查封、冻结等权利限制以及权属纠纷情形；

5.发行人如将无形资产许可第三方使用的，是否签订相应的许可使用合同,许可使用合同是否合法合规,是否影响发行人对该无形资产的使用；

6.发行人是否建立了知识产权保护与管理制度。

发行人存在被许可使用商标、专利、著作权、特许经营权等知识产权情形的，律师应当查验被许可使用是否合法有效，具体查验内容包括：

1.发行人被许可使用的商标、专利、著作权、特许经营权方式、年限、费用、地域范围等；

2.发行人是否签订许可使用合同，所签订的许可使用合同是否合法有效，是否办理备案登记手续，是否依约履行；

3.许可方是否合法拥有上述知识产权，是否存在质押或者第三方权利限制情形；

4.发行人生产经营对该知识产权的依赖程度。

（二）知识产权法律尽调的注意要点

根据证监会审核关注事项并结合笔者在以往对IPO企业法律尽职调查过程中的项目经验，除了上述通常查验事项外，在尽调时应对下面事项予以特别关注并予以妥善规范：

（一）关于知识产权资产检索范围

在相关网站进行知识产权资产检索核查时，除了核查公司及子公司名下拥有相关的知识产权外，还应当主动查询控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员、高级管理人员、研发人员名下、其他核心人员等关联方股东名下是否拥有与公司业务相关的知识产权。

与发行人业务相关的商标、专利等知识产权均应实际纳入发行人名下，若存在其他相关方名下的，应当采取积极的方式转让给发行人。

同时还应关注是否在发行人实际使用的商标是否进行注册，若存在未进行注册的情况，重点核查上述商标是否被他人注册；发行人使用上述商标是否侵犯他人权利。

（二）关于职务发明判断

发行人董事、监事、高级管理人员与其他核心人员名下拥有的与发行人主营业务相关的知识产权或技术成果，是否属于职务发明创造或职务技术成果。

如相关知识产权或专利申请权为本应归属于发行人的职务发明，则建议将其无偿转让至发行人名下；同时建立健全发行人内部的知识产权管理制度并有效执行，强化内部控制，后续知识产权均应以发行人名义申请。

参考案例：欣锐科技300745（2018年5月上市）

根据发行人和发行人实际控制人吴壬华出具的书面说明，自发行人前身欣锐 特有限设立之日起,吴壬华一直为其控股股东、实际控制人、技术骨干，以吴壬华为代表的发行人研发团队研发形成了多项专有技术,并为便利考虑于2006年至 2009年期间以吴壬华个人名义申请取得了20项专利,但该等专利属于研发团队 的职务发明,所有权应归属于发行人。2011年9月、2012年1月,吴壬华分批将该等应归属于发行人的专利无偿转让给发行人,该等专利属于发行人核心技术。经核查，自2010年起,发行人均以自身名义申请专利，不存在以其他主体作名义将应归属于发行人的技术成果申请专利的情形。

（三）关于知识产权的特殊法律状态

以专利为例，核查时应当关注专利申请是否已经获得授权、是否及时缴纳了专利年费、专利权状态是否正常、是否存在质押等情况。应当搜集专利权证书、专利年费历年缴纳凭证、滞纳金缴付凭证等工作底稿并在专利局等网站进行网络验证交叉核查，同时若公司曾缴纳专利年费滞纳金的，同时应核查专利年费滞纳金的缴纳情况，包括缴纳时间、缴纳金额、缴纳时是否已经超过6个月宽限期，以判断该专利权是否存在不利风险。

根据监管机构公开的行政处罚情况，证监会认为IPO项目律师对发行人知识产权的查验未履行特别注意义务的典型案例为：苏州恒久公司2005年8月获得了期限是10年的五项专利，包括四个实用新型和一个外观设计。2010年2月17日，因未缴纳年费，根据《专利法》规定，该五项专利被公告终止禁入公共领域。某律师事务所在为苏州恒久公司IPO提供服务时，未充分履行特别注意义务，仅调取并核查了该五项专利的专利证书，主要关注专利是否在有效期，而未关注五项专利的因未缴纳年费而失效的情况，导致招股说明书中披露的专利权利状态与事实不符，该公司也因此未能获得IPO核准。

（四）关于无形资产占比

律师在进行知识产权核查时，还应当特别注意无形资产（扣除土地使用权后的无形资产+商誉）占比是否符合《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定。需要特别注意的是，现行证监会审核口径，上述法律条款中的无形资产并不仅仅是报表上的无形资产，而是报表无形资产加上商誉合计的数据。

参考案例：迈瑞医疗300760（2018年10月上市）

2016年营业收入超过90亿元，净利润超过17亿元的迈瑞医疗IPO被终止审查，这个消息一度震惊了证券市场从业人员。究其被否原因为迈瑞医疗（扣除土地使用权后的无形资产+商誉）占净资产的比例高达41%，远超20%的规定，不符合2016年修订的《首次公开发行股票并上市管理办法》第二十六条第四款规定：“最近一期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例不高于20％”的中小板上市条件。（特别说明：申请创业板上市无此条件要求，后续迈瑞医疗申报了创业板并于2018年10月顺利上市）

（五）关于合作开发

在核查发行人技术合作开发时，应当充分了解合作开发的背景、研发人员聘用、研发费用投入、研发成果归属等约定，若未作研发成果归属的应当补充约定。同时关注该等合作是否已形成相关专利，该等知识产权对应技术对发行人生产经营的重要性，是否构成对第三方的技术依赖。发行人与专利共有人之间关于对专利使用的约定情况,专利共有人是否可以普通许可方式许可他人实施该专利,是否存在第三方使用相关专利生产竞争产品的风险。

若存在合作开发时，建议由发行人与共有人明确约定由发行人独占使用相关专利，共有人不以生产经营为目的使用相关专利，发行人享有优先受让权等,以保证发行人资产完整性和业务独立性；同时可对其他共有人做适当性约束，比如其他共有人作出不可撤销的承诺，不向第三人转让相关专利，不以自己名义、关联组织名义或其他方式使用该专利进行生产经营等。

除此以外，结合公司实际情况，论述有独立的研发团队，研发能力，拥有自主的核心技术，与其他组织共同合作研发仅为优势互补等，不存在核心技术对第三方依赖的情况。

参考案例：晨化股份300610（2017年2月上市）

根据双方签订的《委托开发协议》，“一种端叔胺基聚醚的制备方法(专利 号:ZL201310612202.7)”等1项专利的专利申请权、专利转让权归双方共享，发行人享有独家专利使用权，若发行人不使用该专利，可以向第三方转让，不存在纠纷或潜在纠纷。华东理工大学在约定期限内不得以普通许可方式许可他人实施专利，不存在第三方使用相关专利生产竞争产品的风险。

（六）关于受让取得知识产权的定价合理性

若通过受让取得知识产权，则应重点核查知识产权的转让方、转让时间、转让价格及定价公允性,转让价款是否实际支付，转让时是否存在权利上的限制或约束，是否存在转移专利研发成本以及故意降低转让应缴税费的情况。

参考案例：翔鹭钨业（002842）（2017年1月19日上市）

就XX专利权,其转让方陈启丰为发行人关联方。上述专利权系由陈启丰无偿转让予发行人,上述专利权转让系发行人单方受益事项,有利于发行人资产的完整性,不存在损害发行人及非关联方股东利益的情形。

就XX专利权,其转让方中南大学非发行人的关联方。就上述专利权转让事宜,经双方协商一致后确定价格为20万元,定价方式与同期中南大学转让其他专利的定价方式相同,并且该等转让价格业经中南大学相关部门审批确认,不存在显失公允或侵害发行人利益的情况。

（七）关于竞业禁止

一方面需要核查董监高核心技术人员是否与发行人签订竞业禁止、保密协议，核查是否存在违反该等竞业禁止协议、保密协议的行为；另一方面需要核查董监高核心技术人员与以往任职企业是否签订竞业禁止协议、保密协议，在发行人处任职后是否存在违反相关竞业禁止和保密协议的情形；如以往任职企业与发行人属于同行业公司，则应重点关注发行人的相关专利、核心技术是否涉及相关技术人员在原单位的职务成果，是否存在侵权行为。

参考案例：晨化股份300610（2017年2月上市）

发行人自主拥有的专利均为发行人员工在发行人处执行发行人的任务及利用发行人提供的物质、技术条件所完成的,公司核心技术人员均未在其它单位从事过与发行人相同或相似的工作及研究。公司研发人员不存在违反竞业禁止的有关规定,不存在违反保密协议的情形,发行人技术不存在纠纷及潜在纠纷。

综上所述，在对IPO企业的知识产权进行核查时，除了通常查验事项外，还应当关于知识产权资产检索范围、知识产权的特殊法律状态、相关人员的研究成果是否构成职务发明、是否存在合作开发、无形资产的占比是否合规、受让取得知识产权定价是否合理、是否存在违反竞业禁止等要点事项进行充分的核查并对相关问题予以合理规范，以便更好的为优质企业的IPO之路保驾护航。

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