从“冰墩墩脱壳”谈专利的间接侵权

2022-02-17

2022年北京冬奥会期间，“冰墩墩”无疑是除了运动员与比赛以外最受关注的焦点，而且已经“出圈”，几乎席卷了所有的社交媒体，成为顶流网红。而“冰墩墩”所涉知识产权的保护方式，同样也成为近期知识产权圈津津乐道的话题。

经检索，在“冰墩墩”正式亮相之日（2019年9月17日）的前一天，“北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会”已经在商标、专利、著作权领域全面布局，可谓之教科书式的全面保护。本文重点关注的，是授权公告号为CN305708344S、名称为“北京2022年冬奥会吉祥物”的外观设计专利（以下简称“344号专利”），该专利指定的基本设计就是我们目前最常见的“冰墩墩”造型（如下图所示）：

图源：CN305708344S号外观设计专利图片

但是，很多实现“冰墩墩自由”的朋友已经发现，目前市面上购买到的“冰墩墩”毛绒玩具，其硅胶外壳和里面的毛绒熊猫是可以分离的（如下图所示），网上还出现了一些教大家如何将毛绒熊猫取出及塞进硅胶外壳的“教程”，视频中可以看出，由于“冰墩墩”里的毛绒熊猫实在过于柔软，在将其“揉捏压缩”后，就能轻松将其从硅胶外壳中取出；反之，用同样的方式，也可以将已经取出的毛绒熊猫塞进硅胶外壳中，再适当拍打，让毛绒熊猫的双手、双脚、尾巴对应到相应的“凸起部位”内，就能将其复原，事实上，根据一些在“冰墩墩”生产车间内拍摄的视频，流水线工人本身也是这么操作的。

图源：“新闻晨报”微信公众号2022年2月7日推送文章

在“冰墩墩”已经进行了全面知识产权布局的情况下，未经授权私自生产、销售“冰墩墩”毛绒玩具的行为，显然构成对344号专利的侵权，这毋庸置疑。但本文要讨论的问题是：在均未获得授权的情况下，如果甲公司专门生产毛绒熊猫，乙公司专门生产硅胶外壳，再通过某种渠道将二者组装，此时甲公司、乙公司是否还各自构成对344号专利的侵权？

首先，从毛绒熊猫的外观来看，其属于现有设计的可能性很高，毕竟熊猫的形象早已在国内外的电影、电视、动漫、游戏中被大量、充分地开发、改编，几乎毫无死角地覆盖了任何在“熊猫”形象上进行进一步创新的方向。“冰墩墩”里的毛绒熊猫仍然保留了熊猫的主要特征，没有超出熊猫造型常规的设计范畴，至多是这种“头身一体”的设计可能会有些“怪”，但事实上这种设计同样也属于惯常设计，在一些公开日早于2019年9月16日的外观设计专利中就已经被公开（如下图所示）：

图源：CN305232306S、CN305060758S号外观设计专利图片

因此，甲公司如果只是单纯地生产这种“头身一体”的毛绒熊猫，且没有证据证明其明知或应知这种毛绒熊猫是专门用于组装“冰墩墩”的情况下，很难直接认定甲公司侵害了344号专利权。当然，甲公司有可能因这种“头身一体”的毛绒熊猫与其他更早公开的外观设计专利构成相同或近似，进而侵害其他主体的外观设计专利权。

其次，对于硅胶外壳来说，其作用是容纳毛绒熊猫，特别是专门设计了容纳毛绒熊猫双手、双脚、尾巴的“凸起部位”，因此这种硅胶外壳是专门为“冰墩墩”设计的，是“冰墩墩”制作过程中不可或缺的重要零部件。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十一条第一款：“明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于民法典第一千一百六十九条规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持”。因此，乙公司即便只是单纯地生产硅胶外壳，但由于硅胶外壳形状过于特殊，这种硅胶外壳除了作为“冰墩墩”的组件，实在很难解释出第二种用途，已经属于“专门用于实施专利的零部件”。据此，乙公司同样存在侵害344号专利权的风险，这种侵权也称“间接侵权”。

再次，将毛绒熊猫和硅胶外壳组装成“冰墩墩”的行为，应属于《专利法》第十一条中的“制造”行为，因此如果存在某个主体以生产经营为目的，将甲公司、乙公司分别生产的毛绒熊猫组装成“冰墩墩”进行营利，必然构成对344号专利权的侵害。但此时需要考虑一种特殊情形：如果实施组装行为的是终端的消费者，该消费者分别从甲公司、乙公司处取得毛绒熊猫和硅胶外壳，由自己动手组装成“冰墩墩”；此后也仅仅是放在家中自己欣赏，没有对外销售或展示。此种情形下，因消费者并非以生产经营为目的，该行为并不触犯《专利法》第十一条。不过，“无师自通”的消费者毕竟属于极少数，在无人指引的情况下，也不太会有消费者会去主动研究、实践这种组装的途径。而且通常来说，“间接侵权”是要以“直接侵权”已经发生作为前提的，消费者自行组装的行为并不构成“直接侵权”，按照这种通说理念，自然也谈不上甲公司、乙公司的“间接侵权”。

但需要注意的是，此时的甲公司、乙公司并不是高枕无忧的。如果有证据证明，甲公司或乙公司在向消费者提供毛绒熊猫、硅胶外壳的同时，还提供了组装的“教程”或有其他刻意引导消费者将毛绒熊猫和硅胶外壳进行组装的行为，那么仍然可能构成帮助侵权甚至直接侵权。进一步讲，根据北京市高级人民法院在“西电捷通诉索尼”一案中的观点，在面对这种“直接侵权”难以认定、但又单独存在疑似“间接侵权”主体的情形时，不应当机械地按照通说观点一概予以否认，而是应当留有“例外情形”的余地，对应具体的判断标准也在该案判决中充分展示，可以作为类似案件的重要参考依据：

由于直接实施行为不构成侵犯专利权，如果不能判令“间接侵权”行为人承担民事责任，则相当一部分通信、软件使用方法专利不能获得法律有效或充分保护，不利于鼓励科技创新及保护权利人合法权益。但是，由于直接实施人不侵犯专利权而由“间接侵权”行为人承担民事责任属于例外情况，应当符合下列要件：

1.行为人明知有关产品系专门用于实施涉案专利技术方案的原材料、中间产品、零部件或设备等专用产品，未经专利权人许可，为生产经营目的向直接实施人提供该专用产品；

2.该专用产品对涉案专利技术方案具有“实质性”作用，即原材料、中间产品、零部件或设备等有关产品对实现涉案专利技术方案而言,不但不可或缺，而其占有突出的重要地位，而不是任何细小的、占据很次要地位的产品；

3.该专用产品不具有“实质性非侵权用途”，即原材料、中间产品、零部件或设备等有关产品并非通用产品或常用产品，除用于涉案专利技术方案外无其他合理的经济和商业用途；

4.有证据证明存在直接实施人且该实施人属于“非生产经营目的”的个人或《专利法》（2008年版）第六十九条第三、四、五项的情形。除第三个要件应当由“间接侵权”行为人承担举证责任外，其他要件的举证责任应当由专利权人承担。

据此，将上述消费者自行组装的情形与北京高院总结的上述构成要件进行对比可以发现，至少对于生产特定的硅胶外壳的乙公司来说，其依旧存在较大的间接侵权的风险，特别是当甲公司生产的毛绒熊猫大概率属于现有设计时，乙公司生产的硅胶外壳在整个“冰墩墩”中就起到了更加突出的作用，这也是将“冰墩墩”区别于一般熊猫毛绒玩具的重要零部件。乙公司专门生产这种特定的、具有实质性作用的硅胶外壳，难以对其行为作出合理、合法的解释，如果权利人单独主张乙公司的行为构成“间接侵权”，在当前国家鼓励加强知识产权保护力度的政策导向下，法院可能会参照北京高院的上述观点，支持权利人的相应主张。

最后，上述设想的情形说到底只是一个简单的案例模型，“冰墩墩”的零部件数量也只有两个，识别并判断其是否构成间接侵权比较容易。但对于广大生产、研发型企业来说，自己的产品究竟是“毛绒熊猫”还是“硅胶外壳”，这种识别与判断的难度很显然与上述案例模型不可同日而语，绝非易事，企业应当在日常的项目研发管理中引起重视。而站在“冰墩墩”权利人的角度，其密不透风的知识产权布局确实给广大企业好好地上了一课，但对于“间接侵权”的风险或许还预判不足。如果在当时能够单独将“冰墩墩”的硅胶外壳申请专利，就能用更简单的方式彻底阻断侵权人“钻空子”的念头。当然，话又分两头说，在权利人已经将“冰墩墩”申请外观设计专利的情况下，又单独将硅胶外壳申请专利，这种行为是否属于“非正常申请”，那又是另一个故事了。

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