IP律师聊IPO系列：IPO期间涉知识产权诉讼影响上市问题解析

2021-03-11

企业在IPO期间最担心的问题之一就是被提起知识产权诉讼。特别是专利侵权诉讼，一旦遇到竞争对手的专利狙击，如不及时地妥善解决，将会对IPO的进程造成致命影响，企业前期所有的准备工作和投入都会付之东流。所以，诸多拟IPO的企业在面临知识产权诉讼时，不论是否实际侵权，是否会影响企业的持续经营，往往会选择在第一时间支付高额的和解费，以换取对方的尽快撤诉，企业该种举措实属无奈。但是，这种处理方式会产生恶性循环和不良导向。近几年，针对拟上市公司在IPO期间发起的知识产权诉讼越来越多，涉案标的额也越来越大，笔者认为该问题值得关注和研究，因此结合相关的经验发表以下见解，供有需要的朋友参考和借鉴。

一、相关法律依据

企业在IPO期间涉及知识产权诉讼直接对企业上市产生重大影响的法律依据主要包括：

《首次公开发行股票并上市管理办法》第二十八条：“发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼及仲裁等重大事项。”第三十条：“发行人不得有下列影响持续盈利能力的情形：……（五）发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；……”。

二、IPO期间涉知识产权诉讼问题导致上市被影响的案例

笔者关注到，近些年因涉知识产权诉讼影响企业上市进程的案例每年均有发生，例如：

正是因为有如此之多的拟IPO企业因知识产权问题导致上市失败，相关涉诉IPO企业成功过会的案例很多都是通过支付高额的和解费才得以解决。但，如果对方不同意和解或和解条件极不合理，拟IPO企业无法接受怎么办？难道拟IPO企业就只能暂缓上市或直接被否决，无法正常上市吗？如果这一问题无法得到有效的解决，会错杀很多优质的拟上市公司。笔者认为，网上流传的拟IPO企业涉诉问题“一刀切”的处理方式一定不是监管部门的初衷和本意。上市审核机构虽然会重点关注涉诉问题，但涉诉问题是否存在“影响拟IPO企业持续盈利能力”才是上市审核机构最终做出认定的标准。

三、“带诉过会”的成功案例

如前所述，涉诉问题是否存在“影响拟IPO企业持续盈利能力”才是上市审核机构最终做出认定的标准。笔者注意到，“纵横股份”（688070）于近期成功“带诉过会”并在科创板上市，在行业内引起了很大的关注。笔者认为，该“带诉过会”企业的成功案例可以为后面拟IPO的企业提供一定的指导和借鉴。

（一）纵横股份的涉诉情况

纵横股份科创板IPO申请于2020年4月20日受理，2021年1月29日获批网上发行。根据其在答复问询法律意见书中披露的内容显示，纵横股份在IPO期间，共涉及被起诉专利侵权的案件五件和专利被提起无效宣告的案件五件。在专利诉讼案件中，专利权人在济南市中级人民法院向纵横股份提起专利侵权诉讼，诉讼请求包括：停止制造、销售、许诺销售侵权产品，销毁全部库存和专用模具，用户停止使用侵权产品；支付涉案发明专利临时保护期使用费并赔偿原告经济损失及维权合理开支等。在专利无效中，请求人对纵横股份五件发明专利向专利局提起了专利无效宣告。

（二）纵横股份的应对措施

纵横股份在收到上述涉诉信息后，在第一时间向上海证券交易所（以下简称“上交所”）做出了详细的信息披露，并采取了一系列针对性的措施避免企业的IPO受到实质性影响。根据笔者梳理纵横股份提交给上交所的回复意见，主要的措施包括：

1.针对专利侵权诉讼的应对措施

措施一：充分披露专利侵权诉讼的诉讼情况、目前所处阶段和案件的最新进展。

措施二：通过纵横股份委托律师事务所对涉案侵权产品进行拆机分析，对纵横股份相关产品、应用场景和技术路线与涉案专利技术特征进行比对，并出具法律意见书论证，纵横股份全系列产品未侵犯原告专利技术，不构成侵权。

措施三：通过纵横股份全系列产品未侵犯原告涉诉专利、涉诉专利不涉及标准必要专利、潜在赔偿风险小、涉诉产品停止制造、销售的潜在风险低并有升级替代解决方案、实际控制人承诺承担纵横股份及其子公司因专利侵权诉讼所造成的全部损失来论证，即使原告主张纵横股份全系列产品侵权，也不会对纵横股份造成重大不利影响，不会构成本次发行上市的障碍。

措施四：说明诉讼涉案产品为单一系列产品，该系列产品纵横股份销售收入分别为 44.44 万元、176.49 万元、519.87 万元及 92.28 万元，占公司当期营业收入比例分别为 0.43%、 1.51%、2.47%及 0.97%。即使在未考虑相关技术对涉案产品的技术贡献率的情况下，按照各年综合营业利润率测算纵横股份的获利金额低，营收占比小，对纵横股份的营业收入无重大影响。

措施五：说明纵横股份被起诉的A系列产品败诉的可能性较低，如纵横股份A系列产品因专利侵权而败诉，可能会导致原告对纵横股份的B系列产品继续提起专利侵权诉讼，对该潜在风险进行披露，但重点强调B系列产品的销售收入分别为 44.44 万元、461.27 万元、 2,049.85 万元及 976.05 万元，占公司当期营业收入比例分别为 0.43%、3.96%、 9.73%及 10.30%，营收占比小，截至 2020 年 6 月 30 日，该尚未被提起专利侵权诉讼的B系列产品全部库存金额为207.76 万元，无专用模具。因此，不利诉讼结果导致其他产品停止制造、销售，销毁库存及专用模具等风险不会对发行人营业收入造成重大不利影响。

措施六：通过说明发行人在不断更新迭代既有产品和解决方案，不断丰富产品系列，持续提升产品及服务的市场竞争力，发行人围绕核心技术及相关产品储备了丰富的在研项目。即使诉讼出现不利后果，未来停止销售侵权产品亦不会对公司业务造成重大影响。

措施七：充分披露形成发行人主营业务收入的核心专利在产品中的运用情况及形成主营业务收入的具体体现，并详细介绍核心技术所采取的保护措施。通过律师事务所出具的法律意见书论证形成发行人主营业务收入的核心专利、技术不存在侵权的情形。

2.针对专利无效宣告的应对措施

措施一：通过第三方机构就被无效专利的三性出具复核报告，论证发行人拥有的已授权发明专利具有较高稳定性，相关专利被整体宣告无效的风险较低。

措施二：通过说明发行人核心技术采取专利、著作权、技术秘密等多种保护措施，即使部分发明专利被无效也不会导致发行人核心技术的丧失或被模仿，不会对发行人核心技术造成重大不利影响，也不会对发行人持续生产经营构成重大不利影响。

措施三：从发行人所述行业和技术领域出发，说明工业无人机系统涉及的技术领域广、产业链较长，从掌握核心专利到形成市场竞争力需要长时间积累，发行人拥有较高的技术壁垒和综合优势，即使部分发明专利被无效也不会对发行人持续生产经营构成重大不利影响。

本项目中，上交所虽然对纵横股份所涉及的专利诉讼、专利无效及潜在纠纷提出了问询，但并没有因此否决其IPO申请，说明上交所认为这些专利纠纷没有达到“足以影响公司持续经营和持续盈利能力”的程度。最终，纵横股份在2021年1月29日获批网上发行，成功挂牌科创板。

通过以上“带诉过会”的成功案例，可以看出，上市审核机构现在对于企业IPO期间涉及知识产权诉讼的问题审核重点非常明确：“只有当知识产权诉讼影响到发行人的持续经营，给发行人的持续盈利能力造成较大影响的”，发行人才会被认定为不符合IPO条件。

四、笔者认为

通过以上分析，笔者认为，拟IPO企业为了最大限度避免因涉知识产权问题影响过会，应重点围绕避免影响“营业收入”和“持续盈利能力”，主要从以下方面进行相关的工作：

（一）准备阶段

1、拟IPO企业要从开始有计划启动IPO项目申报的辅导期就要增强知识产权保护意识，除了要聘请IPO律师团队进行辅导外，也要考虑聘请懂IPO规则的知识产权律师团队提早介入辅导。因为知识产权问题特别是涉及技术的专利问题专业性非常强，很多潜在的知识产权风险，需要懂IPO规则的知识产权律师在辅导期就进行提前排查和解决，以免上会后被发现时无法解决从而影响上市。

2、对企业的核心技术进行知识产权保护的全面布局，这个布局既要考虑到地域的布局，也要考虑到保护范围的布局。因为知识产权保护具有地域性，所以针对地域布局，主要围绕产品销售和/或潜在的销售国家和/或地区进行知识产权（主要涉及专利）保护布局，对主营产品销售的国家和/或地区进行专利保护，形成技术壁垒，来避免发行人核心技术被抄袭而影响主营业务收入和对发行人持续生产经营构成重大不利影响。同时，还要重点围绕每一款核心产品涉及的技术进行多角度、多专利布局，使核心产品和/或核心技术得到全方位保护。对于核心产品和/或核心技术可以从解决的技术问题不同出发，分解为若干个技术点，对每一个技术点都进行专利保护，以此实现核心产品的最全保护覆盖和应对竞争对手在IPO期间的无效宣告。切忌核心产品和/或核心技术只布局一个专利，因为一旦在IPO期间该专利被宣告无效，则意味着该核心产品和/或核心技术将丧失专利保护壁垒，有可能使上市审核机构认为，专利无效会影响发行人主营业务收入和对发行人持续生产经营构成重大不利影响。

3、对企业的核心产品和/或核心技术进行多种形式交叉的知识产权保护。很多企业对于核心产品和/或核心技术往往仅通过专利形式进行单一保护，往往忽视了通过计算机软件著作权和商业秘密等形式的交叉保护，通过多种形式的知识产权保护也可以有效应对专利被无效所带来的影响发行人营业收入和对发行人持续生产经营构成的风险。

4、对企业已有知识产权进行全面梳理，健全和完善行之有效的知识产权保护制度，以IPO的标准排除因企业管理疏忽和经验问题可能导致的潜在风险和瑕疵，第一时间进行查漏补缺。笔者注意到，上市审核机构还会重点问询发行人是否有健全且完善的知识产权保护制度，使知识产权能有效保障发行人营业收入稳定和促进发行人持续生产经营能力。例如：在研发与生产过程中，发行人采用申请专利、软件著作权、商业秘密等多种措施对研发成果进行保护的制度规范。发行人仅对部分核心技术通过申请专利方式加以保护，针对论证不适合公开以及不适合申请专利的技术要点，将其纳入公司商业秘密保护范围的制度规范；对于核心数据、源代码、图纸、材料成分配比、生产工艺、设计制造、生产及检验的数据参数等重要技术秘密，发行人是否建立了相关保密管理制度，防止商业秘密被泄露等。

5、对主要竞争对手已申请专利特别是已经授权的专利进行尽调，分析和判断拟IPO企业产品和/或技术是否存在专利侵权风险，并提早进行防范。在企业IPO期间，往往是主要竞争对手会发起专利狙击，尽早地进行专利侵权与否的判断，可以提早针对侵权的核心产品和/或技术进行规避设计、技术升级和/或准备替代方案，以避免IPO上会后因为专利侵权导致核心产品被停止制造、销售行为，进而影响发行人营业收入和持续生产经营能力。

6、尽早排查因职务发明、委托开发、合作开发等可能引起的专利权属纠纷问题，避免在IPO上会期间措手不及。专利权属问题比专利侵权诉讼更难解决，一旦发行人涉及核心产品和/或核心技术的专利因涉及权属问题被夺走，新的权利人再利用该专利发起侵权诉讼，就势必影响发行人营业收入和持续生产经营能力。对于因职务发明引起的专利权属纠纷，需要提醒发行人特别注意的是：“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”也属于原单位的职务发明，一旦发行人将原单位离职1年以内的人员列为发行人专利的发明人，该发明人的原单位提起基于职务发明的权属纠纷，该专利大概率会被夺走。

7、构建知识产权侵权防范内控制度。拟上市公司是否有健全的知识产权侵权防范内控制度也是上市审核机构评估IPO期间涉知识产权诉讼是否会影响“营业收入”和“持续盈利能力”的一个重要参考因素。知识产权侵权防范内控制度重点包括：（1）产品研发生产前的侵权检索、分析、风险防范预警制度；（2）侵权发生后的应对机制；和（3）防止损失扩大的排查制度。

8、以IPO的标准，对其他涉知识产权问题进行提早辅导和规范。

（二）上会期间

在拟IPO企业向上市审核机构递交申请文件后，发生的知识产权诉讼问题，笔者认为应至少从以下几方面进行积极应对：

1.尽早向上市审核机构进行详细的信息披露。

2.聘请专业律师，对被控侵权产品进行拆解，客观分析是否实际落入涉案专利的保护范围，出具详细的不侵权比对法律意见书。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”所以，对于被控侵权产品只要缺少权利要求记载的一个技术特征或有一个技术特征与原告主张侵权的专利权利要求记载的全部技术特征不相同也不等同的则不构成侵权。这就要求出具不侵权比对法律意见书的律师最好是懂技术且非常专业的专利律师，对于不侵权比对意见要结合被控侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求书记载的每一项技术特征进行逐一比对和分析，最后得出一份有事实依据和比对基础的法律意见书。如果只是泛泛而谈，只有结论没有比对基础的不侵权法律意见书对于打消上市审核机构疑虑的帮助不大。

3.重点论证专利诉讼不会影响企业“营业收入”和“持续盈利能力”。笔者认为，可以从以下几个方面进行说明：

（1）论证涉案专利起诉的产品和/或技术不涉及发行人的全系列产品或核心产品。明确被控侵权产品的范围很重要，这也直接关系到对发行人的“营业收入”和“持续盈利能力”的影响程度。通过说明原告起诉时已经固定的侵权产品具体型号和原告起诉状中起诉的产品具体型号，将被控侵权产品的范围尽量缩小，避免涉及全系列产品或占营收较高的核心产品涉诉。

（2）通过数据说明，被诉侵权产品销售额小，在发行人的营业收入中占比较小，退一步而言，即使败诉，对发行人营业收入和持续盈利能力影响较小。建议聘请专业的第三方审计机构对发行人相关财务数据进行审计，通过审计报告证明报告期内被诉侵权产品销售额具体为多少、占发行人的整体营业收入比例为多少、按照各年综合营业利润率测算发行人销售被诉侵权产品的获利金额为多少，再结合统计出的被诉侵权产品库存数量和订单情况较少来论证：即使败诉，对发行人营业收入和持续盈利能力影响较小。

（3）说明发行人通过持续研发并已经取得新的研发成果和/或替代技术方案来论述：即使败诉，对发行人的营业收入和持续盈利能力影响较小。重在突出发行人的持续研发能力，可以通过说明被诉侵权产品的替代技术实现方案、就替代技术申请了新专利、提供第三方出具的在被诉侵权产品上使用新技术后的产品测试报告和使用替代技术已经生产出产品并在市场上销售，并且得到客户的认可等相关材料，以论证：即使专利侵权成立，侵权产品被停止制造和销售，发行人仍然可以采用不侵权的替代技术生产和销售相关产品，因此，不会对发行人营业收入和持续盈利能力造成影响。

（4）对涉案专利如果败诉可能的赔偿额和造成的损失进行客观说明，并重点说明如何确保损失的可控。根据《专利法》和《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，专利诉讼中判断赔偿金额的测算方式有如下几种：①按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；②实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利润确定；③权利人的损失或者侵权人获得的利润难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定；④法定赔偿：权利人的损失、侵权人获得的利润和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。发行人可以论述权利人因被侵权所受到的实际损失无证据证明，而经过发行人统计，侵权人因侵权所获得的利润金额非常低，也不存在专利许可使用费的倍数问题，即使侵权，法院也会按照法定的赔偿额进行判决，所以赔偿金额可控，再通过发行人的实际控制人出具承诺函，说明对败诉后发行人承担的损失进行赔偿的办法，以解决该问题。

（5）说明发行人采取了哪些措施来避免侵权和损失的发生。例如：①聘请专业律师积极准备应诉，已经通过律师事务所专业律师出具的法律意见书来论证被控侵权产品不侵权。②对涉案专利第一时间向专利局提出无效宣告，结合专利无效宣告的证据来论证涉诉专利被全部无效的可能性很高。③委托律师事务所或等第三方机构对涉诉专利不具有专利性出具法律意见书或查新报告。

（6）说明并披露形成发行人主营业务收入的核心技术和产品不存在侵权的情形，即使发行人本次败诉，原告对发行人其他产品继续提起诉讼，也不会对发行人构成重大不利影响。在答复该问题时，需要发行人详细说明形成发行人主营业务收入的核心技术和产品的具体情况和技术方案，并说明上述核心技术和产品发行人是否已经有授权的专利进行保护，最好再提供专业的知识产权律师出具的上述核心技术和产品与涉案专利权利要求技术特征的比对表来进一步论证，形成发行人主营业务收入的核心技术和产品不存在侵权的比对结果。

（7）援引发行人的知识产权侵权防范内控制度向上市审核机构说明发行人有健全且完善的侵权防范内控制度，并通过列举发行人以往遭遇知识产权侵权诉讼都是以不侵权、权利人撤诉或权利人专利被无效而最终结案来说明发行人的知识产权侵权防范内控制度行之有效。

4.对涉诉专利向专利局提起专利无效宣告。专利被专利局宣告无效的法律后果是该专利自始不存在，对于自始不存在的专利也就无从探讨专利侵权的问题了。即使专利未被专利局宣告全部无效，也可以部分无效或通过专利无效迫使专利权人缩小专利的保护范围，达到被控侵权产品不侵权的目的。或者通过专利无效迫使专利权人撤诉，笔者代理过很多专利侵权案件的被告，在提交了有利证据进行专利无效后，专利权人担心专利被无效而选择与被告进行和解。在IPO环节，专利无效决定没有做出前，发行人还可委托专利律师出具专项法律意见论证涉诉专利被无效可能性较高。

5.发行人也要向上市审核机构说明对方发起诉讼的目的完全是以不正当竞争手段阻碍发行人 IPO 为主要目的提起的恶意诉讼。上海市高级人民法院颁行的《关于服务保障设立科创板并试点注册制的若干意见》已经为证券市场领域规制知识产权恶意诉讼行为提供了一个较为权威和明确的指引，能够在一定程度上防止知识产权恶意诉讼对证券市场秩序的干扰，也可以对原告可能的恶意诉讼形成一定的震慑作用。

6.发行人在做好上述相应准备工作的基础上，可在专利律师及IPO律师的指导下同步与原告积极洽谈和解方案，争取以公平合理的条件与原告达成和解，避免对IPO审核造成实质性影响。

伴随着IPO期间涉知识产权诉讼问题的普遍化和常态化，监管机构会以更加谨慎、合理的态度和科学的标准评估专利诉讼的负面影响，这也为IPO审核向科学化、理性化发展奠定了坚实的基础。作为拟上市公司，应尽早重视知识产权问题，避免让知识产权问题成为上市的绊脚石。

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